Цивільне право 3 курс_Жила О.В._kd

Лекція 8

Тема:  Договори про передачу результатів творчої діяльності

 

Навчальна мета: визначення поняття та характеристику договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Метод: лекція

Місце: навчальна аудиторія 306

Джерела і література:

1. Бєгова Т. І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання : монографія. Харків : Право, 2009. 160 с.

2. Договір комерційної концесії: теорія, законодавство, судова практика : монографія / Г. О. Андрощук [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2018. 212 с.

3. Коваль І. Законодавче регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: стан і напрями розвитку. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 3. С. 46–54.

4. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Право України. 2004. № 9. С. 68–71.

5. Крижна В. М. Види ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної власності. Київ : Акад. прав. Наук України, 2005. Вип. 2. С. 49–58.

6. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / за ред. О. П. Орлюк. Київ : Інтерсервіс, 2016. 382 с.

7. Цивільне право (частина особлива). Курс лекцій : навч. посіб. / за ред. І. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2022. – 640 с.

 

ПЛАН

Питання теми:

1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

2. Ліцензійний договір (ст. 1109 ЦКУ).

3. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦКУ).

4. Договір про передачу прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦКУ).

5. Договір комерційної концесії.

 

1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими

правами інтелектуальної власності

1.1. Однією з форм реалізації прав інтелектуальної власності є укладення договору з особою, яка бажає використовувати охоронюваний об’єкт. Такий договір спрямований на розпоряджання право володільцем майновими правами інтелектуальної власності і надає йому можливість отримати винагороду за це. Предметом розпоряджання можуть бути лише майнові права на об’єкт інтелектуальної власності, а правовою метою є передача цих прав на постійній чи тимчасовій основі іншій особі для подальшого використання об’єкта. Цей особливий тип договорів регулюється главою 75 Книги п’ятої ЦКУ.

Відповідно до ст. 1107 ЦКУ до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності належать:

а) ліцензійний договір;

б) договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

в) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

г) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

1.2. Незважаючи на існування різних договірних конструкцій, прийнято виокремлювати дві моделі розпоряджання правами інтелектуальної власності, які різняться способом розпоряджання та його наслідками. Перша модель – це передача майнових прав інтелектуальної власності, для якої характерна остаточна і безповоротна передача набувачеві всіх або частини майнових прав інтелектуальної власності. В результаті відбувається правонаступництво переданих прав і зміна правоволодільця. Синонімічними термінами, якими спеціальне законодавство іноді позначає цей спосіб розпоряджання, є уступка прав, відчуження прав. Регулювання договірної конструкції, яка втілює дану модель розпоряджання, здійснюється ст. 1113 ЦКУ (договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності).

Друга модель розпоряджання майновими правами передбачає видачу дозволу (ліцензії) на використання об’єкта інтелектуальної власності. Вона спрямована на надання користувачеві дозволу використовувати об’єкт інтелектуальної власності протягом певного строку на умовах і в межах, визначених договором. Залежно від виду наданого дозволу (виду ліцензії), користувач отримує правомочності використовувати об’єкт або монопольно, або паралельно з іншими користувачами.

Найчастіше надання дозволу на використання опосередковується ліцензійним договором. Проте й інші договори, що укладаються у сфері використання об’єктів інтелектуальної власності, можуть втілювати дану модель розпоряджання правами. Зокрема, до подібних правових наслідків приводить укладення договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦКУ) та договору комерційної концесії (ст. 1115 ЦКУ).

1.3. Серед способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107 ЦКУ зазначає ліцензію. Окремі статті ЦКУ регламентують надання ліцензії на використання об’єкта інтелектуальної власності (ст. 1108) та укладання ліцензійного договору (ст. 1109). У зв’язку з цим важливо з’ясувати співвідношення зазначених понять. Термін «ліцензія» може бути розглянутий у двох значеннях. Його широке розуміння означає дозвіл на використання. Відповідно до ч. 2 ст. 1108 ЦКУ ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Таким чином, у вузькому розумінні «ліцензія» є документом, який містить у собі дозвіл на використання. Його видача є одностороннім правочином, який вчиняється правоволодільцем і спрямований на створення для третьої особи правомочностей на використання об’єкта інтелектуальної власності. Зокрема, видача таких ліцензій поширена у сфері використання програмного забезпечення у вигляді так званих «обгорткових» ліцензій, що розміщуються на примірниках комп’ютерних програм.

Правоволоділець також може надати дозвіл на використання шляхом вчинення двостороннього правочину – укладання ліцензійного договору з користувачем за правилами, встановленими статтями 1109–1111 ЦКУ.

Отже, ст. 1108 ЦКУ розглядає ліцензію в широкому розумінні:

-          визначає її як дозвіл використовувати об’єкт інтелектуальної власності;

-          встановлює для неї письмову форму закріплення; передбачає дві форми її втілення (односторонній документ або договір); окреслює види ліцензії: виключна, невиключна, одинична, відкрита, примусова, субліцензія та інша, яка не суперечить закону.

Стаття 1109 ЦКУ регулює відносини надання дозволу на використання (видачі ліцензії) шляхом укладання ліцензійного договору, визначає його предмет, вказує на правову мету та істотні умови. Ліцензійний договір, порівняно з ліцензією у вигляді одностороннього документа, надає більш широкі можливості та переваги учасникам відносин. Віндозволяє обумовити взаємні зобов’язання ліцензіара та ліцензіата, а також встановити відповідальність за їх невиконання.

1.4. ЦКУ передбачає невичерпний перелік договорів, якими опосередковується розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Враховуючи інші законодавчі положення, до цієї групи також можуть бути віднесені договори, які згадуються в окремих нормах, але детально не регулюються. До них належать договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи; договір застави майнових прав інтелектуальної власності; договір про управління майновими авторськими правами на колективній основі; договір про передачу ноу-хау; договір про розподіл майнових прав на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту); договір між співавторами або іншими особами про порядок здійснення прав інтелектуальної власності, які належать їм спільно; договір про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди тощо.

За існуючою традицією у сфері використання творів літератури та мистецтва укладаються договори, які отримали свою назву відповідно до того способу використання, право на яке вони надають. Наприклад, це видавничий договір, договір про депонування рукопису твору; постановочний договір; сценарний договір; договір про використання в промисловості твору декоративно-ужиткового мистецтва. Природа таких договорів має визначатися за предметом та правовою метою. Отже, вони можуть втілювати або модель видачі дозволу на використання твору, або модель передачі частини майнових прав на нього.

1.5. Окреме регулювання договорів про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності відмежовує їх від договорів купівлі-продажу, дарування, міни, майнового найму (оренди). Предметом останніх завжди є майно, найчастіше речі, а правовою метою – перехід права власності на це майно або передача його в користування на певний строк. Тому дані договірні конструкції не застосовуються до майнових прав інтелектуальної власності. Отже, обрання відповідного договору залежить від предмета та правової мети майбутніх відносин. Приміром, за договором майнового найму (прокату) в користування на певний строк можуть бути передані матеріальні носії (диски, накопичувачі тощо) із записами аудіовізуальних творів.

Цей договір укладається щодо речей, які забезпечують доступ до твору, проте права на цей твір не передаються. Якщо особа-правоволоділець має намір надати дозвіл на використання аудіовізуального твору (шляхом тиражування примірників або показу в кінотеатрах, або сповіщення в ефір тощо), то відносини мають бути оформлені за допомогою договору про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

1.6. Сторонами договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є, з одного боку, особа, якій належать виключні майнові права на об’єкт інтелектуальної власності (правоволоділець), або особа – творець, яка зобов’язується створити в майбутньому об’єкт інтелектуальної власності; а з другого – особа, яка набуде майнових прав інтелектуальної власності внаслідок укладення даного договору (набувач, користувач, ліцензіат, замовник).

На боці правоволодільця можуть виступати:

-            первинні суб’єкти;

-            похідні суб’єкти: - спадкоємці; - набувачі прав за договором про їх передачу; - ліцензіари, які набули прав за виключною ліцензією.

На боці набувача/користувача/ліцензіата/замовника можуть виступати:

-            юридичні особи: - для яких використання об’єктів є основною діяльністю (телерадіоорганізації, театри, художні галереї, виставки, цирки, кіностудії, видавництва, організатори концертів тощо); - які використовують об’єкти для забезпечення виробничої, фінансової, торговельної та інших видів діяльності;

-            фізичні особи (зокрема, для публічного виконання або  іншого використання творів науки, літератури, мистецтва);

-            держава (зокрема, щодо фільмів, створених за кошти державного бюджету).

1.7. Істотною умовою договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є предмет договору – це майнові права на певний об’єкт інтелектуальної власності та спосіб розпоряджання ними. Останній не лише визначає назву договору, а й суттєво впливає на коло і зміст інших умов, визначає обсяг та характер правомочностей набувача (користувача). Визначення способу розпоряджання передбачає чітке формулювання умов про те, чи передаються майнові права інтелектуальної власності (або їхня частина) остаточно, чи видається тимчасовий дозвіл на використання об’єкта в певних межах.

Формулювання предмета договору потребує опису індивідуалізуючи ознак об’єкта інтелектуальної власності. Залежно від його виду характеристика підлягає відповідній деталізації, приміром, опис комп’ютерної програми; назва винаходу (корисної моделі) та номер патенту; зображення та опис елементів знаку для товарів чи послуг; позначення імен та творчого внеску співавторів твору; сутність інформації, яка передається за договором як «ноу-хау» тощо.

Перелік та зміст звичайних умов залежать від способу розпоряджання правами і конкретного виду договору. До них можуть належати умови .про вид ліцензії (виключна, невиключна, одинична, субліцензія або інша), вид матеріального носія об’єкта (рукопис, схеми, креслення, макет, лазерний диск тощо) та порядок його передачі; розподіл або передачу майнових прав на об’єкт, створений за замовленням; розгляд претензій щодо недоліків створеного об’єкта та порядок їх усунення; порядок виплати винагороди правоволодільцю; розподіл винагороди між співавторами; вимоги щодо якості товарів і послуг, що виготовлятимуться ліцензіатом під певною торговельною маркою та ін.

Для полегшення процесу укладання конкретних договорів уповноважені відомства або творчі спілки можуть розробляти їх зразки (типові договори)з урахуванням існуючої практики використання певних об’єктів інтелектуальної власності. Вони мають рекомендаційний характер, що не позбавляє сторони можливості відступити від запропонованих положень.

1.8. Для договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності передбачена обов’язкова письмова форма. У разі її недодержання такий договір є нікчемним.

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно. Так, відповідно до ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

1.9. Спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності регулюється процедура державної реєстрації договорів, що входять до даної групи. За загальним правилом, визначеним ч. 1 ст. 1114 ЦКУ, вона не є обов’язковою для ліцензійного договору, договору про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також для договору про передачу прав. Проте ч. 2 ст. 1114 ЦКУ вказує на те, що у випадках, коли відповідно до спеціальних положень ЦКУ та інших законів чинність майнових прав на певний об’єкт пов’язується з їх державною реєстрацію, факт їх передання підлягає державній реєстрації. Така умова чинності майнових прав встановлена щодо значної кількості об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, компонування напівпровідникового виробу, сорту рослин, породи тварин, зареєстрованої торговельної марки (статті 465, 475, 488, 494 ЦКУ). Отже, відомості про зміну володільця майнових прав на підставі договору про їх передачу обов’язково мають вноситися до відповідного державного реєстру (наприклад, Державного реєстру патентів України на винаходи). До цього моменту майнові права інтелектуальної власності у набувача не виникають, а тому їх здійснення та захист від порушень є неможливими. Охороноздатність окремих об’єктів інтелектуальної власності (творів, об’єктів суміжних прав, комерційних найменувань, ноу-хау) не пов’язується з їх державною реєстрацією, тому майнові права на них, якщо вони набуті за договором про їх передачу, виникають у набувача з моменту укладення цього договору. Разом із тим реєстрація авторських прав на твори може проводитися в добровільному порядку за встановленим законодавством порядком. Так само добровільно може бути зареєстрований договір про передачу авторських прав на твір науки, літератури та мистецтва.

 

2. Ліцензійний договір (ст. 1109 ЦКУ)

2.1. Поширеним способом розпоряджання правами інтелектуальної власності є ліцензійний договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає  другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ та іншого закону.

Цей договір є універсальною договірною конструкцію для будь-якого об’єкта інтелектуальної власності. Як правило, спеціальні закони вказують на можливість його укладення стосовно тих об’єктів, відносини щодо яких вони регулюють. Проте існує й виняток. Специфіка виникнення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення виключає можливість їх набуття на підставі ліцензійного договору. Тому в Законі Україні «Про правову охорону географічних зазначень» (ч. 7 ст. 17) міститься пряма заборона на їх укладення: особи, які мають право використовувати зареєстроване географічне зазначення, не можуть видавати ліцензію на його використання.

Стосовно окремих об’єктів законодавство містить додаткові умови для укладення ліцензійного договору. Зокрема, володілець патенту на секретний винахід чи корисну модель має право надати дозвіл на їх використання тільки за погодженням із Державним експертом.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії; права, що надаються за договором, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності; розмір, порядок і строки виплати плати за використання, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

2.2. Види ліцензії зазначені у ст. 1108 ЦКУ, серед яких виключна, одинична, невиключна або інша, яка не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

Субліцензія видається ліцензіатом іншій особі за умови письмової згоди ліцензіара, в рамках тих правомочностей на використання об’єкта, які має ліцензіат. Якщо останній отримав виключну ліцензію, він може видати як виключну, так і невиключну субліцензію. Таким чином, субліцензія надається в межах основної ліцензії, є залежною від неї і припиняється зі спливом її дії. Відповідальність за дії субліцензіата перед ліцензіаром несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Практиці відомі деякі види ліцензій, які отримали свою назву з огляду на обставини їх видачі та спрямованість їхньої дії. Так, за необхідності забезпечення складного технологічного процесу його учасники можуть бути заінтересовані у взаємному обміні ліцензіями на використання взаємопов’язаних об’єктів інтелектуальної власності. Для цього застосовується перехресне ліцензування залежними ліцензіями, що дозволяє зібрати всі необхідні технологічні рішення в єдиний блок. Якщо ліцензія супроводжує договір постачання обладнання чи комплектуючих до нього, інжинірингові або консультаційні послуги, то така ліцензія називається супутньою. Ліцензіат, який, використовуючи отриману ліцензію, вдосконалив інтелектуальний продукт, може надати право на його використання ліцензіару, який у цьому випадку стає ліцензіатом стосовно поліпшеного об’єкта інтелектуальної власності. Отримана в таких умовах ліцензія називатиметься зворотною.

Патентне законодавство передбачає можливість видачі ліцензій, які отримали назву відкритих. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 28) встановлює право володільця патенту, крім патенту на секретний винахід (секретну корисну модель), подати до Національного органу інтелектуальної власності для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). Подібна пропозиція володільця патенту має характер публічної оферти. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов’язана укласти з володільцем патенту договір.

У світовій практиці ліцензованого використання творів набули поширення вільні публічні ліцензії Creative Commons (CC). І хоча законодавство України не регулює цей інститут, проте практика їх застосування визнається правомірною і такою, що підпадає під дію нормативних положень про договір приєднання, форму договору, ліцензійний договір.

Офіційні рекомендації щодо застосування вільних публічних ліцензій розміщені на сайті Міністерства економіки України, де вони визначені як загальнодоступний договір приєднання, що надає особі, яка приєдналася до нього, безоплатний дозвіл на використання об’єкта авторського права та (або) суміжних прав певними способами на умовах, визначених ліцензією. Загальнодоступний дозвіл на використання оголошується суб’єктом авторського права та (або) суміжних при обнародуванні об’єкта за допомогою позначення – подвійної англ. літери «С» у колі. Способи дозволеного використання залежать від виду типової вільної ліцензії, який вказується за допомогою відповідної абревіатури. Зазвичай вільні публічні ліцензії дозволяють безоплатне використання творів в особистих, освітніх, наукових цілях без комерційної мети і без обмеження території та строку дії.

Особливу роль у сфері використання запатентованих об’єктів відіграють примусові ліцензії. Підстави і процедура їх видачі суворо регламентовані спеціальним законодавством (ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Вони видаються за відсутності згоди володільця патенту, але лише у випадках, визначених законом. Рішення про видачу такої ліцензії може прийняти або суд (за заявою особи, яка має бажання і виявляє готовність використовувати об’єкт), або Кабінет Міністрів України, якщо цього потребують інтереси забезпечення здоров’я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інші інтереси суспільства. У відповідному рішенні визначається обсяг використання, строк дії дозволу, розмір та порядок виплати винагороди володільцю патенту.

2.3. Істотною умовою ліцензійного договору є встановлення сфери використання об’єкта інтелектуальної власності. Вона узгоджується сторонами з урахуванням специфіки використання, його перспектив та очікуваної дохідності. Межі сфери використання визначаються за допомогою переліку способів дозволеного використання об’єкта, зазначення кількісного обсягу використання, окреслення його території, обмеження строку дії ліцензії. До прикладу, дозвіл на використання комп’ютерної програми може обмежуватись кількістю пристроїв, на які вона може бути  інстальована, а також забороною її копіювання, модифікації та розповсюдження. До обмеження обсягу використання нерідко вдаються при видачі дозволу на видання літературного твору, визначаючи наклад виготовлених для розповсюдження примірників. Обмеження території, зокрема, застосовується при видачі ліцензії на трансляцію телерадіопрограм, адже зона їх прийому впливає на розмір винагороди.

2.4. До звичайних умов ліцензійного договору належать умови про форму та порядок виплати винагороди за використання об’єкта інтелектуальної власності, про строк дії договору, про термін початку використання об’єкта, про підстави для односторонньої відмови від договору тощо.

Як правило, ліцензійний договір має оплатний характер. Поширеними є дві основні форми платежів: паушальний платіж та роялті. Сторони узгоджують їх залежно від умов майбутнього використання об’єкта, його прогнозованості, ефективності та прибутковості. Паушальний платіж являє собою одноразову плату (фіксовану грошову суму) за придбання ліцензії (дозволу). Роялті – це відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору або іншого об’єкта інтелектуальної власності. Такі відрахування можуть складати відсоток від вартості продукції, що виготовляється з використанням об’єкта інтелектуальної власності, або відсоток від отриманого прибутку, або розраховуватися за іншими показниками господарської діяльності ліцензіата.

Доволі поширеними є комбіновані платежі, які передбачають виплату ліцензіатом первинного платежу одразу після укладання договору з подальшою виплатою періодичних платежів у вигляді роялті з урахуванням реально отриманого ліцензіатом доходу від здійснення майнових прав інтелектуальної власності. 2.5. ЦКУ не містить детального регулювання змісту ліцензійного договору, надаючи можливість сторонам самостійно визначити його умови залежно від потреб та обставин. При цьому норми ст. 1109 ЦКУ встановлюють деякі важливі правила, які діятимуть за замовченням, якщо сторони не вкажуть у договорі відповідних умов. До таких правил належать: правило про видачу невиключної ліцензії у разі відсутності в договорі вказівки про вид ліцензії; правило про відсутність дозволу на використання тими способами, які прямо не зазначені в договорі; правило про дію ліцензії на території України в разі відсутності в договорі умови про сферу поширення наданих прав; правило про п’ятирічний строк дії договору (або строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права, якщо він менше п’яти) у разі відсутності в ньому умови про строк; правило про пролонгацію строку договору на невизначений строк, якщо за шість місяців до спливу зазначеного п’ятирічного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору.

ЦКУ також передбачає певні обмеження щодо змісту ліцензійного договору, а саме: його предметом не можуть бути права на використання об’єкта, які на момент укладення договору не були чинними; строк договору повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт; умови, які суперечать положенням ЦКУ, є нікчемними; умови договору, укладеного з творцем, які погіршують його становище порівняно із тим, що передбачене законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом. Існують законодавчі вимоги до змісту, які застосовуються лише щодо ліцензій на певні об’єкти. Зокрема, ліцензійний договір, який передбачає дозвіл на вико-ристання торговельної марки, має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

 

3. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦКУ)

Цей договір спрямований на встановлення зобов’язання однієї сторони (творця – письменника, художника тощо) створити в установлений строк об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника).

Істотними умовами цього договору є вид та вимоги до замовленого об’єкта інтелектуальної власності, спосіб та умови його майбутнього використання, строк виконання замовлення.

Оскільки законодавство регулює цей вид договору доволі стисло, сторони самі мають подбати про те, щоб об’єкт, який замовляється, був детально описаний, визначений порядок його прийняття замовником, встановлено можливість та межі заявлення претензій стосовно його якості і відповідності вихідному завданню, конкретизовано порядок та строк усунення недоліків. Ступінь деталізації цієї процедури залежатиме від виду об’єкта. Так, замовлення художнього твору передусім визначається відомими творчими здібностями творця, тому й характер результату певною мірою може бути спрогнозований. Проте створення, наприклад, програмного продукту відповідно до певного технічного завдання потребуватиме конкретного опису необхідного результату та порядку його тестування й прийняття. Це дозволить у майбутньому уникнути небажаних конфліктів і необґрунтованих претензій з боку замовника, а також сприятиме усуненню явних недоліків.

Особливість цього договору полягає в тому, що, на відміну від інших договорів цієї групи, він регулює не лише відносини використання об’єкта, а й відносини його створення. Водночас контролю з боку замовника піддається виконання договору, а не сама творча особистість.

Тому умови договору, які обмежують право творця на створення інших об’єктів, є нікчемними.

У договорі замовлення обов’язково визначаються спосіб та умови використання об’єкта. Таким чином, ще на стадії замовлення об’єкта творець знатиме, з якою метою, в якій сфері і яким способом буде використаний створений ним об’єкт. Одночасно таке застереження означатиме, що вказані способи використання можуть бути здійснені замовником без будь-яких додаткових дозволів від автора.

Для цих договірних відносин важливим є визначення обсягу майнових прав інтелектуальної власності, які належатимуть його сторонам після створення об’єкта. Так, за загальним правилом, майнові права на створений за замовленням об’єкт належать творцеві цього об’єкта та замовникові спільно (ст. 430 ЦКУ). З цього правила є декілька винятків.

По-перше, в самому договорі замовлення розподіл майнових прав може бути змінений сторонами. По-друге, винятки встановлюються законодавчими приписами, а саме ч. 4 ст. 440 ЦКУ:

а) майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням, належать замовникові, якщо інше не встановлено договором або законом;

б) майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створений за замовленням (крім твору, спеціально створеного як елемент програмного забезпечення), належать його автору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Щодо творів образотворчого мистецтва, які створені за замовленням, ЦКУ містить ще одне спеціальне правило про те, що оригінал такого твору переходить у власність замовника. Таким чином, право власності на річ належатиме замовнику, а майнові права (за відсутності інших договірних чи законних застережень) – авторові.

 

4. Договір про передачу прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦКУ)

4.1. За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Цей договір втілює правову модель розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, яка передбачає остаточну і безповоротну передачу набувачеві всіх або частини майнових прав інтелектуальної власності на платній або безоплатній основі. В результаті змінюється суб’єкт тих виключних майнових прав інтелектуальної власності, які визначені договором.

Водночас укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше (ч. 2 ст. 1113 ЦКУ). Таким чином, ці особи зберігають право використовувати об’єкт у визначених ліцензійним договором межах протягом усього строку його дії.

4.2. Істотною умовою цього договору є його предмет, який потребує чіткого визначення обсягу тих майнових прав, які передаються. Вони можуть передаватися в повному складі або частково. В першому випадку достатньо вказати про передання всіх виключних майнових прав без будь-якої конкретизації. У другому – має бути зазначено перелік переданих майнових прав, побудований за ознакою способу використання відповідного об’єкта інтелектуальної власності. Наприклад, передача виключного права на публічне виконання музичного твору; або виключного права на публічну демонстрацію твору образотворчого мистецтва; або виключного права на виготовлення та продаж запатентованого пристрою; або виключного права на публічну демонстрацію фільмів; або виключного права на видання та розповсюдження примірників літературного твору тощо. Ті виключні майнові права, які не зазначені в договорі, вважатимуться не переданими.

4.3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності є реальним – момент передачі прав визначає момент укладення цього договору. Виняток становлять майнові права інтелектуальної власності, чинність яких пов’язується законом з їх реєстрацією в державних реєстрах (зокрема, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки). У такому разі здійснення відповідної реєстрації прав за новим суб’єктом є обов’язковою умовою їх виникнення й здійснення.

4.4. Перелік звичайних умов цього договору та їх зміст узгоджуються сторонами на власний розсуд з урахуванням специфіки об’єкта, а також доцільного в конкретному випадку регулювання. До таких належить умова про оплатність передання майнових прав та порядок розрахунків між сторонами: форма, розмір, порядок виплати винагороди. Поширеними вважаються дві форми винагороди – паушальний платіж (одноразовий) і відрахування за кожний проданий примірник чи за кожне використання (роялті). Можливе встановлення платежів у комбінованій формі.

Відповідно до специфіки об’єкта та сфери його використання в договір може бути внесена й низка інших договірних положень: про дотримання немайнових прав автора та спосіб позначення його імені при використанні твору; про передачу матеріального носія об’єкта та супутньої технічної документації; про обов’язок правоволодільця сприяти випуску твору у світ; про компенсацію авторові витрат, пов’язаних зі створенням об’єкта; про надання автором консультативної, організаційної чи іншої допомоги під час впровадження певної технології; про взаємне передання вдосконалень запатентованих об’єктів; про конфіденційність змісту договору тощо.

Свобода визначення умов договору певною мірою обмежена законодавчою забороною щодо включення до нього окремих умов: умови, яка погіршує становище творця або його спадкоємців порівняно з тим, що передбачене законом; умови, що обмежує право творця на створення інших об’єктів. Якщо договір все ж таки містить подібні умови, вони вважаються нікчемними (ч. 3 ст. 1113 ЦКУ).

4.5. Набувач майнових прав може їх захистити у спеціальні способи, зокрема, вимагати відшкодування збитків або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права, або виплати разової грошової компенсації. Автор твору зберігає право забороняти дії щодо використання твору, які порушують його особисті немайнові права, і вимагати при цьому відшкодування моральної шкоди.

 

5. Договір комерційної концесії

5.1. За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав із метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦКУ). Такий договір укладається в письмовій формі, а у разі її недодержання він є нікчемним.

Договір комерційної концесії, незважаючи на очевидну схожість із ліцензійним договором, є самостійною договірною конструкцією і регулюється окремою главою 76 ЦКУ. Він має власний предмет, який ширший за предмет ліцензійного договору. До нього входить комплекс прав, який включає права на використання об’єктів інтелектуальної власності, право на використання комерційного досвіду і ділової репутації правоволодільця. Ці права надаються для реалізації визначеної мети: виготовлення та (або) продажу користувачем товарів та (або) надання ним послуг. Залежно від сфери підприємницької діяльності набір майнових прав на використання об’єктів інтелектуальної власності може різнитися. Зазвичай до предмета договору входять права на використання комерційного найменування і торговельної марки, оскільки саме ці об’єкти ототожнюються з певною діловою репутацією на ринку товарів і послуг.

Отже, репутація правоволодільця в даному випадку створює певну базу для розвитку бізнесу користувача, робить його впізнаваним на відповідному ринку та прогнозованим. Користувач, таким чином, прагне знизити можливі підприємницькі ризики, пов’язані із завойовуванням прихильності споживачів, й одразу створити умови ефективного збуту товарів чи послуг. Організація виробничого процесу може потребувати використання інших прав інтелектуальної власності – на промислові зразки, запатентовані технологічні рішення, твори, комерційні таємниці тощо. Вони також можуть бути складовою предмета договору комерційної концесії в різноманітних комбінаціях.

5.2. Сторони в договорі комерційної концесії повинні мати спеціальний статус. Ними можуть виступати фізичні та юридичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності. Крім того, правоволодільцю мають належати виключні майнові права інтелектуальної власності, що є предметом договору. Враховуючи це, закон містить спеціальну підставу для заміни сторони в цьому зобов’язанні, а саме – перехід виключного права на визначений у договорі об’єкт інтелектуальної власності від правоволодільця до іншої особи. Таке правонаступництво не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії, натомість приводить до зміни його суб’єкта (ч. 1 ст. 1127 ЦКУ).

Якщо підставою для правонаступництва є смерть правоволодільця, то замінити сторону в договорі може особа-спадкоємець, яка успадкує майнове право інтелектуальної власності. Закон висуває до неї вимогу наявності статусу суб’єкта підприємницької діяльності або набуття його протягом шести місяців від дня відкриття спадщини (ч. 2 ст. 1127 ЦКУ).

В іншому разі спадкоємець має передати права і обов’язки за договором особі, що вправі займатися підприємницькою діяльністю. До моменту переходу прав спадкоємцеві або до їх передачі іншій особі здійснення прав і виконання договірних обов’язків померлого право володільця здійснюється особою, яка управляє спадщиною відповідно до положень ст. 1285 ЦКУ.

5.3. Для швидкого та успішного налагодження користувачем підприємницької діяльності, а також для збереження ділової репутації правоволодільця на сторін покладається низка взаємних обов’язків. Правоволоділець зобов’язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію, а також надати інформацію, необхідну для здійснення прав, та проконсультувати його працівників. Договором на нього можуть бути покладені додаткові обов’язки, а саме: надавати постійне технічне та консультативне сприяння, допомагати у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем.

Користувач зобов’язаний:

• використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

• забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

• дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

• надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

• інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

• не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Незважаючи на те, що користувач організовує свою підприємницьку діяльність за зразком діяльності правоволодільця, використовує його комерційний досвід, підлягає контролю з його боку стосовно якості товарів, робіт чи послуг, він залишається самостійним суб’єктом підприємництва, який несе всі пов’язані з цим ризики. Тому закон надає йому право самостійно визначати цінову політику продажу товарів, виконання робіт чи надання послуг. Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, визнається нікчемною (ч. 2 ст. 1122 ЦКУ).

5.4. Договір комерційної концесії завжди є оплатним, і основний інтерес правоволодільця полягає в отриманні стабільного доходу від його дії (у вигляді фіксованих, періодичних чи змішаних платежів).

Разом із тим до кола інтересів правоволодільця входять також і супутні цілі, пов’язані із забезпеченням дохідності власного бізнесу, збереженням або підвищенням рівня власної ділової репутації, розширенням ринку збуту, рекламуванням та просуванням своєї продукції, товарів, робіт чи послуг на інших територіях. Задля їх досягнення в договір можуть включатися особливі умови (ст. 1122 ЦКУ). Зокрема, користувача може бути зобов’язано не конкурувати з правоволодільцем на території,  на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач із використанням наданих право володільцем прав; не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця; погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Натомість користувач завжди заінтересований у тому, щоб не лише отримати комплекс прав та використовувати ділову репутацію право-володільця, а й у тому, щоб для розвитку власного бізнесу існували сприятливі умови і не створювались додаткові перешкоди з боку конкурентів. Тому за домовленістю сторін у договір може бути включено особливу умову про обов’язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на тій самій території або його обов’язок утримуватися від власної аналогічної діяльності в цьому регіоні.

5.5. Залежно від сфери ведення підприємницької діяльності та її особливостей у договір може бути включено умову про територію, на якій діятимуть надані користувачеві права, а також умову про строк їхньої дії. Якщо такий строк встановлено, і користувач належним чином виконував свої обов’язки, він матиме право на укладення договору на новий строк на тих самих умовах (ст. 1124 ЦКУ). Якщо такий строк не встановлено, то договір діятиме до настання загальних або спеціальних підстав його припинення. При цьому ст. 1126 ЦКУ закріплює для обох сторін право відмовитися від договору у будь-який час, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором.

5.6. Взаємна відповідальність сторін за виконання договору комерційної концесії ґрунтується на загальних положеннях про наслідки порушення зобов’язання та конкретизується умовами договору. Разом із тим закон окремо регулює відповідальність сторін перед третіми особами, що виступають споживачами продукції, товарів, робіт чи послуг, які пропонуються користувачем у процесі використання наданих за договором прав та комерційного досвіду. Оскільки на право володільця за загальним правилом покладено обов’язок здійснювати контроль за їх якістю, то, відповідно, закон визнає його суб’єктом відповідальності у випадках, якщо якість товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем, є неналежною. В такому разі користувач відповідатиме перед споживачем як основний боржник, а правоволоділець – як субсидіарний (додатковий). Інший розподіл обов’язку нести відповідальність передбачений для випадків, коли вимоги до користувача пред’являються як до виробника продукції (товарів). За таких обставин правоволоділець та користувач відповідають перед споживачем солідарно. Зазначені правила спрямовані на створення додаткових гарантій дотримання прав споживача. По-перше, він має розраховувати на певну очікувану якість товарів, продукції, послуг чи робіт, які асоціюються у нього з комерційним найменуванням та торговельною маркою певного суб’єкта підприємницької діяльності. По-друге, існування двох суб’єктів, відповідальних за порушення вимог щодо якості, забезпечують більш ефективний механізм задоволення його претензій.

5.7. Закон допускає часткове припинення договору комерційної концесії, якщо припиняється чинність права, користування яким надано за умовами даного договору. Положення, які стосуються цього права, втрачають чинність, а решта умов договору продовжує діяти (ст. 1129 ЦКУ). Втім, застосування цієї норми на практиці можливе лише в тому випадку, коли  після припинення певного права користувач не матиме юридичних перешкод для продовження своєї підприємницької діяльності (наприклад, сплив строку дії патенту правоволодільця на технологію виробництва створює можливість її вільного використання). Разом із тим, оскільки припинення права правоволодільця може призвести до погіршення результатів діяльності користувача або знизити її дохідність, останньому надана можливість вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором.

Інакше регулюється ситуація, коли припиняється право на торговельну марку чи інше позначення, використання якого надане за договором комерційної концесії. Саме це право є ключовим у досягненні цілей, притаманних даному договору. Його припинення може відбутися, зокрема, через сплив чинності свідоцтва на торговельну марку, визнання його недійсним або внаслідок судової заборони його використання.

У такому разі можливе настання одного з трьох наслідків: 1) договір припиняє свою дію на підставі ч. 3 ст. 1126 ЦКУ; 2) право володілець змінює торговельну марку (або інше позначення), користувач не висуває претензій, пов’язаних із такою заміною (при цьому він вправі вимагати зменшення плати за користування правами), і договір зберігає чинність  для нового позначення (ст. 1128 ЦКУ); 3) правоволоділець змінює торговельну марку (чи інше позначення), проте користувач вимагає розірвання договору і відшкодування збитків (ст. 1128 ЦКУ).

5.8. Договір комерційної субконцесії може бути укладений у випадках, передбачених договором комерційної концесії. За цим договором користувач надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії. Особливістю цих відносин є те, що правоволоділець не лише дозволяє користувачу передавати належні йому права в комерційну субконцесію, а й бере безпосередню участь у визначенні умов цього договору, оскільки вони або встановлюються в договорі комерційної концесії, або підлягають окремому погодженню з правоволодільцем.

До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії. Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно.